인스티즈앱 거절의 근거가 된 조항은 상표법 제34조 제1항 제20호이다. 해당 조항은 “동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 경우”에는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.
이 규정은 흔히 ‘악의적 선점출원 방지 조항’으로 불린다. 과거에는 사업상 협력관계나 계약관계에서 상대방의 브랜드 사용 사실을 알게 된 사람이 이를 선점하여 출원하는 사례가 빈번히 발생하였으나, 기존 규정만으로는 이를 충분히 규율하기 어려운 측면이 있었다. 이에 따라 2014년 상표법 개정을 통해 현재의 제20호가 도입되었으며, 상표권 취득 과정에서도 신의성실 원칙이 요구된다는 점을 명확히 하였다.
이번 뉴진스 사안 역시 이러한 규정의 취지와 무관하지 않은 것으로 보인다. ‘뉴진스(NewJeans)’라는 명칭은 오랜 기간 주식회사 어도어(ADOR)가 그룹 활동을 위해 사용·관리해 온 핵심 브랜드 자산이다. 물론 멤버들은 해당 브랜드의 형성과 성장 과정에 직접 참여하였고, 브랜드 가치 제고에 상당한 기여를 하였다고 볼 수 있다. 그러나 브랜드 형성에 기여한 사실과 상표권의 법적 귀속 문제는 반드시 동일한 개념은 아니다. 멤버들은 전속계약 관계를 통해 해당 상표가 사용되고 관리되어 왔다는 사실을 누구보다 잘 알고 있는 위치에 있었으며, 이러한 점이 심사 과정에서 중요하게 고려된 것으로 보인다.
상표법 제34조 제1항 제20호의 핵심은 단순히 누가 먼저 상표를 사용하였는지에 있는 것이 아니다. 상대방이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표라는 사실을 알고 있었는지, 그리고 그러한 사정을 이용하여 상표를 선점하려는 의도가 있었는지가 중요한 판단 요소가 된다. 따라서 계약관계의 존재, 상표 사용 경위, 당사자 간 협상 과정, 출원 시점 등 다양한 사정이 종합적으로 검토된다.
이번 사례는 스타트업, 공동창업자, 연예인, 인플루언서 등 브랜드 가치가 중요한 분야에 중요한 시사점을 제공한다. 사업 초기부터 브랜드의 소유권과 사용권, 상표권의 귀속 주체를 명확히 정해 두지 않으면 향후 분쟁의 원인이 될 수 있기 때문이다. 상표법 제34조 제1항 제20호는 이러한 이해관계 충돌 상황에서 공정한 거래질서와 신뢰관계를 보호하기 위한 제도적 장치라고 평가할 수 있다.
한편 최근 뉴진스 멤버 중 4인이 어도어로 복귀한 만큼, 멤버 5인이 공동으로 출원한 해당 상표에 대하여 적극적인 의견서 제출이나 대응이 이루어질 가능성은 크지 않아 보인다. 다만 이번 사건은 특정 연예인의 상표 분쟁을 넘어, 계약관계 속에서 형성된 브랜드의 권리 귀속과 신뢰의 중요성을 다시금 보여준 사례로 평가될 수 있다. 상표법은 단순히 먼저 출원한 사람에게 권리를 부여하는 제도가 아니라, 공정한 거래질서와 신의성실 원칙에 기초한 권리 형성을 지향한다는 점을 이번 사례가 잘 보여주고 있다.홍혜종 새벽특허법률사무소 대표변리사